Taraflar arasındaki "markanın hükümksüzlüğü-marka tecavüzünün önlenmesi" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 1.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince davanın Asıl davanın kabulü, karşı davanın reddine dair verilen 18.5.2004 gün ve 2003/1105 E. 2004/284 K. sayılı kararın incelenmesi davalı-karşı davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 18.05.2004 gün ve 2003/1105 E. 2004/284 K. sayılı ilamı ile, (...Davacı-karşı davalı vekili, davalı-karşı davacı vekilinin çektiği 02.06.1998 tarihli ihtar ile kendi adlarına tescilli olduğunu belirttiği M…

………. CALCİNEE adlı markalı ürünlerin kullanılmamasını isteğini, ancak araştırmada davalının markasının tescil edilmemesi gereken kimyasal bir madde ismi olduğunun belirlendiğini, müvekkilinin ise M…

……….. KALSİNE adı altında tescilsiz fakat ruhsatlı olarak tıbbi mühtahzar ürettiğini, davalı-karşı davacının markası adı altında ürettiği tıbbi mühtahzar ile müvekkilinin ürettiği tıbbi mühtahzarın içerik olarak birbirinden farklı olduğunu, müvekkilinin taklit üretim yapmadığını, davalının markasının her nasılsa tescil edilmiş olduğunu, zira, bir kimyasal maddenin adının marka olarak tescil edilemeyeceğini ileri sürerek, müvekkili tarafından üretilen M…

………… KALSİNE isimli tıbbi mühtahzar üretim fiillerinin davalının M…

……….. CALCİNEE isimli marka hakkına tecavüzün olmadığının tesbiti ile davalının MAGNESİE CALCİNEE markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesini, kararın ilanı talep etmiştir.

Davalı-karşı davacı vekili, müvekkilinin markasının ürün adı olmadığını, zira MAGNESİE CALCİNEE"nin kimyasal bileşim olarak adının "magnezyum oksit" olduğunu, oysa müvekkilinin ürettiği ürünün "magnezyum Hidroksid" olduğunu, markanın 1993 tarihinde tescil edilmesine rağmen 1964 tarihinden beri Türkiye"de ilaç piyasasında satıldığını, ilaç piyasasında ayırt edici niteliği kazandığını, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname"nin 7/c maddesi uyarınca hükümsüzlüğünün istenemeyeceğini savunarak, davanın reddini talep etmiş, karşı dava olarak ise, davalının müvekkilinin tescilli markasının okunuş şeklini kendi üretimine koymak suretiyle müvekkilinin marka hakkına tecavüz ettiği gibi haksız rekabet yaptığını ileri sürerek, davalının müvekkili markasına tecavüz ettiğinin ve müvekkili şirketle haksız rekabette bulunduğunun tesbitine ile men"ine, kararın ilanına karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamından asıl davanın kabulü ile davalı adına tescilli M…

……. CALCİNEE ibareli markanın hükümsüzlüğüne ve sicil kaydından terkinine, kararın ilanına, karşı davanın ise reddine karar verilmiştir.

Kararı, davalı-karşı davacı C…

….. Erba İlaç San, ve Tic. A.Ş. vekili temyiz etmiştir.

1-Dava, davacı- karşı davalıya ait M…

…………….. KALSİNE adı altında tescilsiz fakat ruhsatlı olarak üretilen tıbbi mühtahzar üretim fiillerinin davalı- karşı davacıya ait M…

……….. CALCİNEE isimli markasına tecavüz etmediğinin tesbiti ile dayalı-karşı davacının MAGNESİE CALCİNEE markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesi istemi ile karşı dava olarak açılan markaya tecavüzün ve haksız rekabetin tesbiti ve men"i istemine ilişkindir.

551 sayılı Markalar Kanunu"nun 15/2"nci maddesi hükmü gereğince tescilli marka sahibine karşı, aynı marka üzerinde üstün ve öncelikli hak sahibi olduğunu ileri sürenlerin açacakları marka terkini davaları için 6 ay ve 3 yıllık hak düşürücü süreler getirilmiş iken, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname"de, marka tescil başvuruları değerlendirilirken, ilgililere, itiraz olanağı ile birlikte sonradan marka tescilinin hükümsüz sayılması için dava açma olanağı da tanınmasına rağmen, bu davanın hangi sürede açılacağı hususunda bir düzenleme getirilmemiş ise de, yine anılan Kanun Hükmünde Kararname"nin 42"nci maddesinde Paris Konvansiyonuna göre tanınmış sayılan marka sahiplerinin hükümsüzlük davasını, tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde açması gerekeceği belirtilmiş dava açma hakkının sınırsız sürede kullanılmasının da yasanın ruhu ve hukuk mantığı ile bağdaşmayacağı gözetilerek bu yasal boşluğun yukarıda sözü edilen tanınmış sayılan markalar için öngörülen 5 yıllık sürenin, en azından diğer markalar yönünden açılacak davalar için de uygulanarak yasal boşluğun doldurulması Dairemiz"ce uygun görülmüştür. Nitekim, Avrupa Topluluğu Antlaşması"nın 189"ncu maddesi uyarınca kabul edilen 89/104 sayılı Yönerge"de tanınmış markalar için de, 5 yıllık hak düşürücü süre öngörülmüştür.

Dava konusu somut olayda, davalı marka tescilinin 25.02.1993 tarihinde olması, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname"nin önceki yasada (551 sayılı Markalar Kanunu md. 15) benimsenen 3 yıllık hak düşürücü sürenin dolmasından önce Kararname"nin 22.06.1995 tarihinde yürürlüğe girmesi ve işbu davanın da 11.06.1998 tarihinde açıldığı göz önüne alınmak suretiyle markanın hükümsüzlüğü için açılan davanın, mahkemece öncelikle dava açma süresi yönünden değerlendirilmesi gerekirken, hükümsüzlük davalarının süreye tabi bulunmadığı gerekçesiyle yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

2-Bozma sebep ve şekline göre davalı-karşı davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına karar vermek gerekmiştir..) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davalı vekili

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre,Hukuk Genel Kurulu"nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken,önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ:Davalı-karşı davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile,direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı H.U.M.K.nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA,istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 04.07.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.