MAHKEMESİ : İstanbul 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi

1. Taraflar arasındaki “haksız rekabet ve markaya tecavüzün tespiti, men’i ve ref’i” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İstanbul 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.
2. Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

I. YARGILAMA SÜRECİ
Davacı İstemi:
4. Davacı vekili; müvekkilinin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 03, 24 ve 25. sınıflarda tescilli tanınmış “ROBERTO CAVALLI” ve “C JUST CAVALLI” ibareli markaların sahibi olduğunu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2005/38769 sayılı soruşturması kapsamında davalının işyerinde yapılan aramada müvekkilinin markalarını içeren 408 adet taklit ürüne el konulduğunu, sonrasında davalı temsilcisi aleyhinde İstanbul 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemesinin 2005/1908 E. sayılı dosyasıyla kamu davasının ikame edildiğini, anılan dosyadaki bilirkişi raporu uyarınca el konulan ürünlerin müvekkilinin markalarıyla iltibasa neden olacak düzeyde benzer şekilde üretildiğinin belirlendiğini, bu kapsamda davalı temsilcisinin cezalandırılmasına karar verildiğini, kararın temyizi üzerine Yargıtay 7. Ceza Dairesince bahse konu fiillerin 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (556 sayılı KHK) kapsamında suç oluşturmadığından bahisle bozularak el konulan malların iadesine karar verildiğini, ancak davalının eylemlerinin haksız rekabet ve marka hakkına tecavüz teşkil ettiğini ileri sürerek maddi ve manevi tazminat hakları saklı kalmak üzere marka hakkına tecavüzün ve haksız rekabetin tespitine, men’ine, ref’ine, taklit ürünler ile üretmeye yarayan araç ve benzeri vasıtaların, broşür, işaret, resim, ambalaj, basılı evrak vs. kullanımının yasaklanarak imhasına ve kararın ilanına karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı Cevabı:
5. Davalı vekili; zamanaşımı def’inde bulunarak “CAVALLİ” ibareli markaların 1999 ve 2001 yıllarında, “GİNO CAVALLİ” ibareli markanın da 2011 yılında müvekkili adına tescil edildiğini, anılan tescillerin davacının marka tescilinden önce yapıldığını, olay tarihinde davacı markasının tanınmışlığının bulunmadığını, arama kararı üzerine müvekkilinin markalarına dayalı ürünlerinin teslim alındığını, ceza dosyasındaki bilirkişi raporlarının eksik inceleme ürünü olduğunu, müvekkili yetkilisi hakkında ceza dosyasında verilen beraat kararı sonrasında malların iade edildiğini ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemenin İlk Kararı:
6. İstanbul 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin 23.12.2011 tarihli ve 2011/35 E, 2011/244 K. sayılı kararı ile; ceza dosyası kapsamında yapılan arama sonucu davalı işyerinde "Roberto Cavalli" markalı ürünlerin bulunduğu, ceza mahkemesince alınan bilirkişi raporunda ürünlerin taklit olduğunun belirlendiği, davalıdan elde edilen yediemindeki ürün örneklerinin getirtilerek incelendiği, “Roberto Cavalli” markası ile “Just Cavalli” markasının tüm ürünlerde farklı yerlerde kullanıldığının tespit edildiği, markaya tecavüz ve haksız rekabetin sabit görüldüğü gerekçesiyle, davalının ürünlerinde davacının tescilli “Roberto Cavalli” markasının kullanmasının davacının marka haklarına tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğunun tespitine, haksız rekabetin ve markaya tecavüzün önlenmesine, ürünlerin bu marka altında satıma sunulmasının ve dağıtılmasının önlenmesine, ürünlerde davacı markasının çıkarılması veya silinmesi mümkün değilse imhasına, markanın kullanıldığı broşür, ambalaj, resim, işaret, tanıtım vasıtaları, reklam ve basılı evrakta kullanımının önlenmesine, çıkartılması mümkün olmayanların imhasına ve hükmün ilanına karar verilmiştir.
Özel Dairenin Birinci Bozma Kararı:
7. İstanbul 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.
8. Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 11.03.2013 tarihli ve 2012/5035 E., 2013/4697 K. sayılı kararı ile; “…1-Davalı vekili, zamanaşımı definde bulunmuştur. Mahkemece davalı vekilinin zamanaşımı defi hakkında gerek duruşma esnasında ve gerekse nihai karar ile birlikte olumlu veya olumsuz bir karar verilmeden, gerekçeli kararda bu konuda hiçbir açıklama yapılmadan esas hakkında hüküm kurulmuştur. Bu itibarla, mahkemece, davalı vekilinin zamanaşımı define karşı, olumlu ya da olumsuz bir karar verilmeden davanın esasına ilişkin hüküm kurulması doğru olmamış, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
2-Bozma sebep ve şekline göre davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir …” gerekçesi ile karar bozulmuştur.
Mahkemenin İkinci Kararı:
9. İstanbul 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin 05.12.2013 tarihli ve 2013/107 E, 2013/224 K. sayılı kararı ile Özel Daire bozma kararına uyularak; ceza dosyası kapsamında yapılan arama sonucu davalı işyerinde "Roberto Cavalli" markalı ürünlerin bulunduğu, ceza mahkemesince alınan bilirkişi raporunda ürünlerin taklit olduğunun tespit edildiği, davalıdan elde edilen yediemindeki ürün örneklerinin getirtilerek incelendiği, “Roberto Cavalli” markası ile “Just Cavalli” markasının tüm ürünlerde farklı yerlerde kullanıldığının bizzat ürün örneklerinin incelenmesiyle tespit edildiği, markaya tecavüz ve haksız rekabetin sabit görüldüğü, uzamış ceza zamanaşımının uygulanması gerektiği gerekçesiyle zamanaşımı def"inin reddine, davalının ürünlerinde davacının tescilli “Roberto Cavalli” markasının kullanmasının davacının marka haklarına tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğunun tespitine, haksız rekabetin ve markaya tecavüzün önlenmesine, ürünlerin bu marka altında satıma sunulmasının ve dağıtılmasının önlenmesine, ürünlerde davacı markasının çıkarılması veya silinmesi mümkün değilse imhasına, markanın kullanıldığı broşür, ambalaj, resim, işaret, tanıtım vasıtaları, reklam ve basılı evrakta kullanımının önlenmesine, çıkartılması mümkün olmayanların imhasına ve hükmün ilanına karar verilmiştir.
Özel Dairenin İkinci Bozma Kararı:
10. İstanbul 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.
11. Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 30.06.2014 tarihli ve 2014/2822 E., 2014/12506 K. sayılı kararı ile; “…Uyuşmazlık konusu eylem ile ilgili olarak açılan ceza davası sonucunda Yargıtay 7. Ceza Dairesi"nin 28.06.2010 tarihli 18524/10153 sayılı kararı ile davalı eyleminin Anayasa Mahkemesi"nin iptal kararı uyarınca "kanunsuz suç ve ceza oluşturulamayacağı" ve aynı eylemin haksız rekabet suçunu da oluşturmayacağından bahisle sanığa atılı eylemin 556 sayılı KHK"ne muhalefet ve haksız rekabet oluşturmayacağı, el konulan eşyaların da suç konusu eşya olmaktan çıktığından bahisle davalı şirket temsilcisi sanığın beraatine ve el konulan eşyaların sanığa iadesine karar verilmiştir. Bu durumda, dava konusu eylemin suç oluşturmadığı, ceza soruşturmasında el konulan söz konusu ürünlerin davalı tarafa iade edildiği ve davalı tarafça yeniden piyasaya sürüleceği hususunda girişimlerde bulunulduğu hususları da işbu davada iddia edilmediğine göre, mahkemece uyuşmazlığa ceza zamanaşımı tabi olup bu davanın süresinde açıldığından bahisle zamanaşımı def"inin reddedilerek uyuşmazlığın esası hakkında karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın davalı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir…” gerekçesi ile karar bozulmuştur.
Direnme Kararı:
12. İstanbul 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin 18.06.2015 tarihli ve 2015/96 E, 2015/120 K. sayılı kararı ile önceki gerekçelere ek olarak; 18.08.2005 tarihindeki aramada davacının markasını taşıyan taklit ürünlerin tespit edildiği, eldeki davanın ise 28.02.2011 tarihinde açıldığı, olaya uygulanacak düzenlemelerin fiilin işlendiği tarihte yürürlükte olan 556 sayılı KHK’nın 9/1-b, 9/2-b, 61. ve 9. maddeleri, ceza davasında ise 61/A-c ve 9. maddeleri olduğu, Anayasa Mahkemesinin 03.01.2008 tarihli ve 2005/15 E., 2008/2 K. sayılı kararı ile aralarında söz konusu maddelerin de bulunduğu aynı KHK’nın 9/1-b ve 9/2-b maddesinin, 61/a maddesi, 9/1-b ve 9/2-b maddeleri yönünden (c) bendinin Anayasaya aykırılıktan iptaline karar verildiği, ceza mahkemesinde görülmekte olan davanın Anayasa Mahkemesinin iptal kararı nedeniyle düşürüldüğü, eldeki dava tarihi itibariyle iptal edilen yasaya göre öngörülen ceza zamanaşımı süresinin dolmadığı, tecavüzün aynı zamanda haksız fiil ve haksız rekabet oluşturduğundan 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun (BK) 60. maddesi uyarınca dava konusu fiilin, işlendiği tarih itibariyle 556 sayılı KHK’nın 61/A-c maddesi gereğince suç oluşturup bunun için öngörülen cezanın iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası veya ağır para cezası olduğu, bu tarihte yürürlükte olan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (765 sayılı TCK) 102 ile 104. maddelerine göre ve daha sonra yürürlüğe giren 5236 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (5236 sayılı TCK) 66. maddesine göre ceza zamanaşımının 8 yılın üzerinde olduğu, ayrıca zamanaşımını kesen işlemler nedeniyle sürenin daha da uzun olduğu, dava konusu marka ihlaline uygulanacak yegâne düzenlemenin bozma kararına atfı yapılan 556 sayılı KHK’nın ilgili hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabete ilişkin hükümlerinden ibaret olmadığı, davacının yabancı oluşu nedeniyle asıl dayanağın 1883 sayılı Paris Sözleşmesi ile 1995 tarihli Ticaretle Bağlantılı Fikrî Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRİPS) olduğu, anılan düzenlemelerle markalara uluslararası alanda asgari düzeyde koruma sağlandığı, belirtilen sözleşmeler gereğince taraf ülkelerde markaların korunması zorunluluğu söz konusu olup, ülkelerin bu sözleşmeyle ön görülen minimum korumanın altına düşemeyecekleri, TRİPS ve Paris Sözleşmesi’nin bazı hükümlerinin doğrudan uygulanacağı, Anayasa’nın 90/2. maddesine kapsamında temel haklara ilişkin uluslararası sözleşmenin ulusal kanunlara önceliği söz konusu olup, fikrî mülkiyet kapsamındaki markaların Avrupa İnsan Haklar Sözleşmesi Ek Protokol ve Anayasa hükmü gereğince temel haklar kapsamında kaldığından gerek TRİPS gerekse Paris Anlaşması’nın uygulama önceliğinin bulunduğu, davaya konu uyuşmazlıkta Anayasa Mahkemesinin iptal kararına rağmen uluslararası anlaşmaya göre korumanın paralel olarak devam ettiği, ayrıca Paris Anlaşması’nın 1. maddesiyle haksız rekabetin yasaklandığı, dolayısıyla 556 sayılı KHK ile cezai norm düzenlenemeyeceği gerekçesiyle ilgili maddeler iptal edilmiş ise de; hukukî korumanın sözleşme hukuku ile devam ettiği, iptal edilen hükümlerin yerine yapılan yeni yasanın yürürlük tarihine kadar ki dönemde hukukî korumanın hukuk mahkemelerinde kesintisiz olarak devam ettiği, aynı KHK’nın iptal edilen maddelerine göre dava konusu fiil marka haklarına tecavüz oluşturmamakta ise de, uluslararası sözleşmeler nedeniyle marka ihlalinin ve haksız rekabetin devam ettiği, bir fiil için farklı yasal düzenlemelerin bulunması ve bu düzenlemelerden bazısının iptal kararı nedeniyle uygulanmamasının kümülatif koruma nedeniyle diğer paralel hükümlerin uygulanmasına engel olmadığı, marka haklarının ihlalinin 10.08.2005 tarihinde başladığı, sonrasında iptal edilen tüm maddelerin anılan tarihte yürürlükte olduğu, ceza zamanaşımını düzenleyen yeni yasaların aleyhe hükümlerinin usul yasaları gibi geriye yürüyemeyeceği, Anayasa’nın 153/5. maddesi uyarınca iptal kararının geriye yürümeyerek aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkacağı, yine Anayasa’nın 15. maddesi uyarınca suç ve cezaların geçmişe yürütülemeyeceği, yüksek mahkeme içtihatlarına göre Anayasa Mahkemesinin iptal kararının kamu yararı ile alındığından iptal tarihine kadar kişilerin o yasaya güvenerek yaptıkları işlemler ile kazandıkları hakların kazanılmış haklar kapsamında korunacağı, iptal kararının hangi aşamada gerçekleşmişse o aşamadan sonraki işlemlere uygulanacağı, buna göre davada uygulanacak zamanaşımı süresinin fiilin işlendiği tarihte yürürlükte olan 556 sayılı KHK’nın 61/A–c maddesinin öngördüğü iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına göre 5236 sayılı TCK’nın zamanaşımını düzenleyen 66 veya 762 sayılı TCK’nın 104. maddelerindeki sürelere göre belirleneceği, ceza miktarı ve ceza davasındaki işlemler nedeniyle sürenin durmasına bağlı olarak 8 yılın üzerinde olduğu, zamanaşımına ilişkin düzenlemelerin fiilin işlendiği tarihteki mevzuat hükümleriyle öngörülebileceği ve belirli olması gerektiği, fiilin suç olmaktan çıkarılmasına rağmen hukukî yönden sorumluluğun devam ettiği, zamanaşımını düzenleyen kanun hükümlerinin iptal edilen yasadan bağımsız olduğu, fiil tarihi itibariyle marka sahibi lehine öngörülen zamanaşımı süresinin kazanılmış hak oluşturduğu, iptal kararı geçmişe yürütülerek bu hakkın ortadan kaldırılamayacağı, zamanaşımı süresinin dolmadığı, eldeki dava tarihinde ceza davasında yedieminde emanete alınan ürünlerin henüz davalıya teslim edilmediği gibi yargılama sırasında söz konusu ürünler yedieminden getirtilerek incelendiği, taklit ürünü ticarî amaçla bulundurmanın marka hakkına tecavüz oluşturduğu, işbu davanın ceza kararının kesinleşmesinden ve ürünlerin davalıya tesliminden önce açıldığı, cezai sorumluluğun sona ermesine rağmen hukukî sorumluluk devam ettiğinden davalının bu ürün üzerinde tasarruf yetkisinin bulunmadığı, öte yandan 1988/104 sayılı Markalara İlişkin Direktifin 9. maddesinde hak sahibinin üçüncü şahısların markasını kullanmasına 5 yıl süre ile göz yumması hâlinde hakkın düşeceğinin ancak üçüncü şahsın kötü niyetli olması hâlinde sürenin işlemeyeceğinin kabul edildiği, somut olayda, davacının ceza davası açarak fiile göz yummadığını ortaya koyduğu gibi davalının kötü niyetli olduğu da kabul edildiğinden davacının markanın davalı tarafından kullanımına rıza göstermediği, TRİPS"e göre marka hakkına tecavüz oluşturan taklit ürünün davacıya iadesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle direnme kararı verilmiştir.
Direnme Kararının Temyizi:
13. Direnme kararı süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
II. UYUŞMAZLIK
14. Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davalı fiilinin, Anayasa Mahkemesinin 03.01.2008 tarihli ve 2005/15 E., 2008/2 K. sayılı kararından hareketle verilen Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 28.06.2010 tarihli ve 2008/18524 E., 2010/10153 K. sayılı kararıyla suç oluşturmadığının belirlenmesi karşısında, marka hakkına tecavüz ve haksız rekabete dayalı olarak açılan eldeki davada 818 sayılı BK’nın 60. (6098 sayılı TBK m.72) maddesi uyarınca ceza zamanaşımına ilişkin sürelerin zamanaşımı süresi olarak uygulanıp uygulanamayacağı ve buradan varılacak sonuca göre davanın zamanaşımı süresi içerisinde açılıp açılmadığı noktasında toplanmaktadır.
III. ÖN SORUN
15. Hukuk Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında işin esasının incelenmesinden önce, temyize konu kararın gerçekte yeni hüküm niteliğinde olup olmadığı; dolayısıyla, temyiz incelemesinin Hukuk Genel Kurulunca mı, yoksa Özel Dairece mi yapılması gerektiği hususu ön sorun olarak değerlendirilmiştir.
16. Direnme kararının varlığından söz edilebilmesi için, mahkeme bozmadan esinlenerek yeni herhangi bir delil toplamadan önceki deliller çerçevesinde karar vermeli; gerekçesini önceki kararına göre genişletebilirse de değiştirmemelidir (6217 sayılı Kanun’un 30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429. maddesi).
17. Mahkemenin yeni bir delile dayanarak veya bozmadan esinlenip gerekçesini değiştirerek veya daha önce üzerinde durmadığı bir hususu bozmada işaret olunan şekilde değerlendirerek karar vermiş olması hâlinde, direnme kararının varlığından söz edilemez. Başka bir anlatımla, mahkemece direnme kararı verilse dahi bozma kararında tartışılması gereken hususları tartışmak, bozma sonrası yapılan araştırma, inceleme veya toplanan yeni delillere dayanmak, önceki kararda yer almayan ve Özel Daire denetiminden geçmemiş olan yeni ve değişik gerekçe ile hüküm kurmak suretiyle verilen karar direnme kararı olmayıp yeni hüküm olarak kabul edilir.
18. Somut olayda; mahkemece verilen 05.12.2013 tarihli ve 2013/107 E., 2013/224 K. sayılı karar, Özel Dairece; dava konusu eylemin suç oluşturmadığından bahisle eldeki davaya ceza zamanaşımı süresi uygulanarak zamanaşımı def’inin reddine karar verilmesinin doğru olmadığı gerekçesiyle bozulmuş, mahkemece, hak sahibinin üçüncü şahısların markasını kullanmasına 5 yıl süre ile göz yumması hâlinde hakkın düşeceği, ancak üçüncü şahsın kötü niyetli olması hâlinde sürenin işlemeyeceği, dava konusu olayda, davacı ceza davası açarak fiile göz yummadığını ortaya koyduğu gibi davalının kötü niyetli olduğu da kabul edildiği, davacının markanın davalı tarafından kullanımına rıza göstermediği, marka hakkına tecavüz oluşturan taklit ürünün davacıya iadesi mümkün olmadığı gerekçesiyle direnme kararı verilmiştir.
19. Görüldüğü üzere mahkemece, bozma ilamında belirtilen husustan esinlenilip gerekçe değiştirilerek veya başka bir anlatımla daha önce üzerinde durulmayan bir hususu bozmada işaret olunan kapsamda değerlendirilmesine yol açacak biçimde direnme kararı verilmiştir. Bu durumda usulüne uygun verilmiş bir direnme kararının varlığından söz edilemeyeceğinden, yerel mahkemenin direnme olarak adlandırdığı temyize konu karar yeni hüküm niteliğindedir.
20. Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında; direnme kararında değinilen hususlara Özel Dairenin bozma kararından önce de dosya kapsamında değinildiğinden direnme kararının yeni hüküm niteliğinde olmadığı, bu nedenle temyiz incelemesinin Hukuk Genel Kurulunca yapılması gerektiği görüşü ileri sürülmüş ise de; bu görüş Kurul çoğunluğu tarafından benimsenmemiştir.
21. Hâl böyle olunca; kurulan bu yeni hükmün temyizen incelenmesi görevi Hukuk Genel Kuruluna değil, Özel Daireye aittir. Bu nedenle, yeni hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için dosya Özel Daireye gönderilmelidir.
IV. SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle;
Davalı vekilinin yeni hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMESİNE,
Ancak karar düzeltme yolunun açık olması sebebiyle öncelikle Hukuk Genel Kurulu kararının mahkemesince taraflara tebliği ile karar düzeltme yoluna başvurulması hâlinde dosyanın Hukuk Genel Kuruluna, başvurulmaması hâlinde ise doğrudan Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Gönderilmesine,
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu"nun Geçici 3. maddesine göre uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 440. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on beş gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.06.2021 tarihinde oy çokluğu ile karar verildi.